發(fā)明專利收到的審查意見通知書中，指出創(chuàng)造性問題的意見占比極高。

在答復(fù)這類審查意見時，最重要的就是確定實際解決的技術(shù)問題。

確定實際解決的技術(shù)問題通常采用“三步法”。

答復(fù)時由于審查意見中一般已經(jīng)給出最接近的現(xiàn)有技術(shù)，因此，需要申請人答復(fù)的內(nèi)容實際就是和最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比較。一方面確定區(qū)別技術(shù)特征，另一方面確認(rèn)區(qū)別技術(shù)特征帶來的技術(shù)效果，再以此確定實際解決的技術(shù)問題。

01 技術(shù)特征

確定區(qū)別技術(shù)特征是比較簡單的，只需要對當(dāng)前申請與最接近現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案進(jìn)行一一比對找到區(qū)別即可。

02 技術(shù)效果

但在確認(rèn)技術(shù)效果時，會遇到各種各樣的問題，特別是將當(dāng)前申請與最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比較時，所呈現(xiàn)的效果是采用不同的驗證方法得到的，這就會出現(xiàn)二者的效果不能直接進(jìn)行對比的情況。而面對這種情況，如果想要體現(xiàn)本申請的的效果，就需要補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)用于證明。

關(guān)于補(bǔ)數(shù)據(jù)的一般要求：不超出原始記載（可以毫無疑義地確定），如何補(bǔ)數(shù)據(jù)才能夠達(dá)到要求從而被接受就很重要。

案 例 分 析

以菌種類專利為例說明如何在答復(fù)中有效地補(bǔ)充數(shù)據(jù)而不會造成超范圍。

假設(shè)：

本申請保護(hù)菌種X-1，能夠治療糖尿病，效果實驗為大鼠糖尿病模型1降血糖效果實驗，給藥量為10^8CFU/kg/天。

對比文件1公開了菌種X-2（與X-1同種），能夠治療糖尿病，效果實驗為大鼠糖尿病模型2降血糖效果實驗，給藥量為10^9CFU/kg/天。

現(xiàn)有數(shù)據(jù)降糖效果中，血糖降低程度數(shù)據(jù)本申請比對比文件1差。

以上條件下，審查意見中大概率會指出：

由于X-1與X-2為同一種菌，現(xiàn)有技術(shù)中公開了X-2具有治療糖尿病的效果，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以推斷X-1同樣具有治療糖尿病的效果，且X-1的降血糖效果不如X-2，沒有預(yù)料不到的技術(shù)效果。

但是我們仔細(xì)看一下二者的條件就會發(fā)現(xiàn)，實際上二者在驗證效果時驗證所用動物模型不同，給藥量也不同，因此直接進(jìn)行對比是無法反映孰優(yōu)孰劣的，這個時候我們就有了補(bǔ)充實驗的動機(jī)。

此時有幾種選擇可以讓我們將二者放在同一驗證條件下進(jìn)行對比：

◆ 方法一：

將對比文件1的菌種X-2參照本申請的大鼠糖尿病模型1以10^8CFU/kg/天的給藥量進(jìn)行降糖效果驗證。

◆ 方法二：

將本申請的菌種X-1參照對比文件1的大鼠糖尿病模型2以10^9CFU/kg/天的給藥量進(jìn)行降糖效果驗證。

◆ 方法三：

將本申請的菌種X-1與對比文件1的菌種X-2參照本領(lǐng)域另一種最常用的方法進(jìn)行進(jìn)行降糖效果驗證。

以上三種方法，方法一是補(bǔ)充了對比文件1的菌種X-2的數(shù)據(jù)。方法二是補(bǔ)充了本申請的菌種X-1的數(shù)據(jù)。方法三是二者的數(shù)據(jù)都補(bǔ)充了。

那么何種方式是不超出原始申請的記載呢？

答案是方法一。

無論是方法二還是方法三都補(bǔ)充了本申請菌株通過其他方法測定的數(shù)據(jù)，即增加的技術(shù)效果是原申請中沒有記載的，因此超出了原始記載的范圍。

但是方法一補(bǔ)充的是現(xiàn)有技術(shù)的數(shù)據(jù)，也就是說，X-2作為一個公開菌株，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)ζ湫阅苓M(jìn)行驗證，而這個驗證工作是不需要付出創(chuàng)造性勞動的，即能夠毫無疑義地確定。

因此方法一的補(bǔ)充方式是可以被接受的。

在確定了這個思路以后，就可以著手進(jìn)行實驗了，最好的情況當(dāng)然是對比文件實驗數(shù)據(jù)在同條件下比本申請差，這時候就可以直接認(rèn)定本申請的菌株具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，優(yōu)于現(xiàn)有技術(shù)。

但是實驗結(jié)果往往是不能確定的，即便是我們確認(rèn)了這個補(bǔ)充數(shù)據(jù)的思路，結(jié)果也不一定會按照我們的想法來，如果做出的實驗結(jié)果對答復(fù)審查意見沒有作用的話，就只能另辟蹊徑。

此外，在進(jìn)行實驗設(shè)計時還需要考慮到補(bǔ)充實驗的時間是否充足的問題，不要臨近答復(fù)期限才發(fā)現(xiàn)實驗做不完，再考慮別的補(bǔ)救辦法也來不及了。

以上補(bǔ)充數(shù)據(jù)的操作僅僅是補(bǔ)數(shù)據(jù)的一種簡單形式，在實際答復(fù)過程中，往往會有更加復(fù)雜的情況。比如在需要體現(xiàn)非顯而易見性時，需要對各種條件是否為常規(guī)篩選進(jìn)行陳述，這種情況有時候也需要一些實驗數(shù)據(jù)的補(bǔ)充才能夠支持陳述內(nèi)容。但是這種情況也不是所有補(bǔ)充數(shù)據(jù)的操作都能夠被接受的，需要結(jié)合具體的案情進(jìn)行具體分析，結(jié)合法條對需要補(bǔ)充的數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，避免超范圍的情況發(fā)生。