近幾年來，代理人和申請人有一個(gè)非常大的困擾，明明針對第一次審查意見通知書提交了修改后的權(quán)利要求，并進(jìn)行了充分的意見陳述，卻在一通后“喜提”駁回全部權(quán)利要求的駁回決定，并且這種趨勢愈演愈烈。

駁回時(shí)機(jī)和聽證原則何時(shí)偷偷沒了原則？

6.1.1駁回申請的條件

法38 審查員在作出駁回決定之前，應(yīng)當(dāng)將其經(jīng)實(shí)質(zhì)審查認(rèn)定申請屬于專利法實(shí)施細(xì)則第五十三條規(guī)定的應(yīng)予駁回情形的事實(shí)、理由和證據(jù)通知申請人，并給申請人至少一次陳述意見和/或修改申請文件的機(jī)會。

駁回決定一般應(yīng)當(dāng)在第二次審查意見通知書之后才能作出。

但是：如果申請人在第一次審查意見通知書指定的期限內(nèi)未針對通知書指出的可駁回缺陷提出有說服力的意見陳述和/或證據(jù)，也未針對該缺陷對申請文件進(jìn)行修改或者修改僅是改正了錯(cuò)別字或更換了表述方式而技術(shù)方案沒有實(shí)質(zhì)上的改變，則審查員可以直接作出駁回決定。

如果申請人對申請文件進(jìn)行了修改，即使修改后的申請文件仍然存在用已通知過申請人的理由和證據(jù)予以駁回的缺陷，但只要駁回所針對的事實(shí)改變，就應(yīng)當(dāng)給申請人再一次陳述意見和/或修改申請文件的機(jī)會。

但對于此后再次修改涉及同類缺陷的，如果修改后的申請文件仍然存在足以用已通知過申請人的理由和證據(jù)予以駁回的缺陷，則審查員可以直接作出駁回決定，無需再次發(fā)出審查意見通知書，以兼顧聽證原則與程序節(jié)約原則。

其中，事實(shí)主要指申請文件所記載的技術(shù)方案以及審查員針對申請文件所作出的事實(shí)認(rèn)定，理由則是審查意見通知書中所采用的法條，證據(jù)是審查意見通知書中采用的對比文件。

可見，如果審查員采用新的法條（可用于駁回的法條）進(jìn)行評述，或者審查員對本申請的事實(shí)認(rèn)定發(fā)生了變化，或者申請人對申請文件進(jìn)行了修改，或者在審查意見通知書引入了新的對比文件，均應(yīng)當(dāng)給申請人再一次陳述意見和/或修改申請文件的機(jī)會。

尤其對于后兩種情況來說，如果針對第一次審查意見通知書提交了修改的權(quán)利要求書，并進(jìn)行了充分的意見陳述，審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)第二次審查意見通知書給予申請人再一次陳述意見和/或修改申請文件的機(jī)會，而不是駁回決定！如果審查員在第二次審查意見通知書中引入了新的對比文件，申請人針對第二次審查意見通知書提交了修改的權(quán)利要求書，并進(jìn)行了充分的意見陳述，審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)第三次審查意見通知書給予申請人再一次陳述意見和/或修改申請文件的機(jī)會，而不是駁回決定！

“一通后駁回”看似壓縮了專利申請文件的處理周期，提高了處理效率，但是卻損害了申請人的權(quán)益，沒有給申請人法定的應(yīng)當(dāng)有的溝通機(jī)會，與審查員就專利申請文件進(jìn)行充分的溝通。

或許有人會說，如果認(rèn)為駁回不合理，還可以通過復(fù)審程序來補(bǔ)救。但對于申請人來說，復(fù)審意味著一筆不小的費(fèi)用，同時(shí)也需要付出更多的精力和時(shí)間。

那么，對于“一通后駁回”，申請人應(yīng)當(dāng)如何應(yīng)對？

對于具有一定授權(quán)前景的專利申請文件，當(dāng)然要進(jìn)行復(fù)審，并且在復(fù)審請求中強(qiáng)調(diào)駁回不符合駁回時(shí)機(jī)，沒有遵循聽證原則。一則可以引起審查員的重視，對技術(shù)方案重新進(jìn)行慎重思考，明顯具備授權(quán)前景的專利申請文件有很大機(jī)會在前置階段被撤銷駁回決定，并獲得授權(quán)；二則即使在前置階段維持駁回，待進(jìn)入合議組審查程序時(shí)，越多申請人反饋不符合駁回時(shí)機(jī)的“一通后駁回”的問題，越有可能就此問題引起廣泛的重視，從而保障申請人的正當(dāng)權(quán)益。

接下來，筆者分享1個(gè)“一通后駁回”的復(fù)審案例（CN202210467614.5）。

本申請請求保護(hù)一種面部精華，采用乳雙歧桿菌CGMCC NO.24307的發(fā)酵產(chǎn)物作為活性成分，具有顯著免疫學(xué)活性的生物活性物質(zhì)，具有透皮吸收快、生物利用度高等優(yōu)勢。對比文件1公開了一種含有乳雙歧桿菌發(fā)酵活性提取物的面膜，未公開本申請的乳雙歧桿菌保藏號，且發(fā)酵工藝不同，活性成分以外的組成不同。

針對第一次審查意見通知書，申請人將原權(quán)利要求2、5-6并入原權(quán)利要求1形成新的權(quán)利要求1，并進(jìn)行了充分答復(fù)，后審查員下發(fā)了駁回決定，即一通后駁回。

審查員認(rèn)為：本申請說明書實(shí)施例 4 的面部精華各成分重量百分?jǐn)?shù)含量之和為 102%（明顯大于100%），因而其附圖中顯示的第 5 道（對應(yīng)實(shí)施例 4）的效果圖也就不具有可信性；實(shí)施例 8 中的實(shí)驗(yàn)組也沒有指明采用的是實(shí)施例 3 還是實(shí)施例 4 的面部精華，因而也將導(dǎo)致該人群試驗(yàn)的結(jié)果不具有可信性；本申請選用具體的保藏號的乳雙歧桿菌菌株相對于其他保藏號的乳雙歧桿菌菌株而言并沒有取得預(yù)料不到的技術(shù)效果，乳雙歧桿菌發(fā)酵產(chǎn)物的制備方法和本申請所述面部精華的具體組成為常規(guī)選擇。

在復(fù)審請求中，首先，對數(shù)據(jù)問題進(jìn)行了回應(yīng)：

其一，實(shí)施例4對各組分含量相加，實(shí)際上僅為100.2%而不是審查員所認(rèn)為的102%。出現(xiàn)這個(gè)情況是因?yàn)樯暾埲耸褂胑xcel表格填寫實(shí)施例的組分?jǐn)?shù)據(jù)，在實(shí)施例3和實(shí)施例4的水的含量列均的單元格格式百分比小數(shù)位數(shù)均設(shè)置成為0位，而其他組分列的小數(shù)位數(shù)均為2位。實(shí)施例4中實(shí)際水的含量為92.8%，但是excel表格四舍五入原則自動輸出成93%，本申請實(shí)施例4組分加和不等于100%是數(shù)據(jù)處理時(shí)的設(shè)置不當(dāng)造成的，因此本申請效果圖是可信的，出于嚴(yán)謹(jǐn)考慮，審查員老師可以先不考慮圖1中第 5 道的效果；

其二，本申請的實(shí)施例8的面部精華人群實(shí)驗(yàn)，其實(shí)驗(yàn)組采用的實(shí)質(zhì)是實(shí)施例3對應(yīng)的面部精華。根據(jù)本申請申請日遞交的權(quán)利要求2-4以及說明書第12-17段的記載，本申請對面部精華各組分用量關(guān)系進(jìn)行了進(jìn)一步優(yōu)選，其中，權(quán)利要求2和說明書第12段囊括了實(shí)施例3和實(shí)施例4的技術(shù)方案、權(quán)利要求3和說明書第14段僅囊括了實(shí)施例3的技術(shù)方案、權(quán)利要求4和說明書第17段則對應(yīng)的是實(shí)施例3的技術(shù)方案。

可見，實(shí)施例3是本申請最優(yōu)選和最希望保護(hù)的技術(shù)方案，篩選后，對優(yōu)選的技術(shù)方案進(jìn)行效果驗(yàn)證符合本領(lǐng)域的一般做法和習(xí)慣。

因此，根據(jù)本領(lǐng)域的一般認(rèn)知，可知實(shí)施例8的面部精華人群實(shí)驗(yàn)是針對實(shí)施例3的面部精華做的，該人群試驗(yàn)的結(jié)果具有可信性。

然后，指出了本申請是一通后駁回，駁回不符合駁回時(shí)機(jī)，申請人不服，并結(jié)合專利審查指南以及本申請具體審查過程進(jìn)行了陳述，陳述內(nèi)容參考前面關(guān)于駁回時(shí)機(jī)的分析內(nèi)容。

最后，針對創(chuàng)造性進(jìn)行了答復(fù)：

其一，對比文件1的目的在于通過特殊的發(fā)酵方式，改變?nèi)殡p歧桿菌的生理特性，獲得具有抗敏、促進(jìn)再生的以生物多糖為主的活性物質(zhì)，其獲取的并非發(fā)酵上清液，而是分離了發(fā)酵上清液的包含菌絲體的菌泥，其主要成分是胞外多糖和菌絲體，而本申請的目的在于獲取以小分子成分為主的發(fā)酵上清液，以改善抗氧化、保濕等作用，對比文件1與本申請的發(fā)明構(gòu)思和目的均存在極大不同，因此沒有動機(jī)在對比文件1的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)以得到本申請的技術(shù)方案。

其二，對比文件1在說明書乃至實(shí)施例部分沒有記載所采用的乳雙歧桿菌的具體來源，存在樣本不明的問題，其屬于技術(shù)方案上的缺陷。審查員在對比文件1存在缺陷的基礎(chǔ)上，認(rèn)為“對比文件 1 沒有明確指明是何種具體保藏號的乳雙歧桿菌，說明只要是乳雙歧桿菌就可以解決其技術(shù)問題，顯然也可以包括本申請所述具體保藏號的乳雙歧桿菌”缺乏依據(jù)。

其三，本申請的對比例給出了不同菌株的產(chǎn)物對比表，可以看出不同的菌株發(fā)酵得到的產(chǎn)物（乳酸、乳酸鈉和氨基酸）存在較大差別，而乳酸、乳酸鈉和氨基酸是本申請的發(fā)酵產(chǎn)物中的主要活性物質(zhì)，現(xiàn)有技術(shù)公開的菌株發(fā)酵產(chǎn)物無法獲得與本申請相當(dāng)?shù)淖饔谩?/span>

其四，對于發(fā)酵方式，在對比文件1的發(fā)明點(diǎn)為調(diào)整發(fā)酵條件（主要調(diào)整培養(yǎng)基）改變菌株生理活性獲取特定活性物質(zhì)的基礎(chǔ)上，沒有動機(jī)調(diào)整其發(fā)酵培養(yǎng)基為本申請的培養(yǎng)基；對比文件1獲取的并非發(fā)酵上清液，而是分離了發(fā)酵上清液的包含菌絲體的菌泥，其主要成分是胞外多糖和菌絲體，在對比文件1意在獲取主要含有具有抗敏、促進(jìn)再生的以生物多糖為主的活性物質(zhì)的菌泥的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機(jī)棄菌泥而收集發(fā)酵上清液。此外，申請人根據(jù)對比文件1的培養(yǎng)基和收集菌泥補(bǔ)充了對比試驗(yàn)，證明了本申請的發(fā)酵方式效果更優(yōu)。

該案例提交復(fù)審請求后，前置階段撤銷駁回決定，并授權(quán)。

SO,不符合駁回時(shí)機(jī)的“一通后駁回”屬于審查程序上存在的明顯問題，要勇敢say no！

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