代理人或發(fā)明人在答復(fù)審查意見時(shí)，常常會(huì)遇到：其區(qū)別技術(shù)特征是“本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段”或“本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)需要作出的常規(guī)選擇”，在對(duì)比文件的基礎(chǔ)上，“結(jié)合本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段”或“根據(jù)需要進(jìn)行的常規(guī)選擇”得到本申請(qǐng)要求保護(hù)的技術(shù)方案是顯而易見的，因而不具備創(chuàng)造性。

下面小編將結(jié)合案例來介紹如何對(duì)審查意見中“常規(guī)技術(shù)手段”或“常規(guī)選擇”進(jìn)行答復(fù)。

案例

一種具有保肝解酒作用的中藥組合物及其制備方法（申請(qǐng)?zhí)枺?02211331857.2）

權(quán)利要求1：

審查意見如下：

對(duì)比文件1（CN111567706A，公開日為2022年08月25日）公開了一種護(hù)肝解酒飲料，其包括以下原料：葛根、枳椇子、鐵皮石斛及山梨酸鉀，權(quán)利要求1要求保護(hù)的技術(shù)方案與對(duì)比文件1公開的內(nèi)容相比，區(qū)別技術(shù)特征在于：增加了沙棘、甘草，去掉了枳椇子和山梨酸鉀。對(duì)比文件2（沙棘果汁在我國的發(fā)展，許濤等，《國際沙棘研究與開發(fā)》，2006年6月第4卷，第2期，第7頁，公開日為2006年6月20日）公開了俄羅斯的科學(xué)家使用沙棘汁濃縮液給CCl4中毒肝炎大白鼠服用，發(fā)現(xiàn)具有明顯的保肝作用，在中國，已有企業(yè)開發(fā)沙棘果汁用于解酒和防止醉酒的產(chǎn)品，試用效果不錯(cuò)。對(duì)比文件3（CN101564419A，公開日為2009年10月28日）公開了一種保肝藥物組合物，藥物組合物中君藥為葛根，臣藥為甘草。

在對(duì)比文件2-3給出的技術(shù)啟示下，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以常規(guī)選擇在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上，用沙棘代替枳椇子，并增加甘草。根據(jù)實(shí)際需要，去掉輔料山梨酸鉀也是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)選擇。

因此，在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對(duì)比文件2-3和本領(lǐng)域的常規(guī)選擇得到權(quán)利要求1要求保護(hù)的技術(shù)方案對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的，權(quán)利要求1不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。

根據(jù)專利法第22條第3款，發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。

《審查指南》指出：判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，就是要判斷對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題）的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

當(dāng)區(qū)別技術(shù)特征在其他對(duì)比文件中分別被部分公開時(shí)，審查員認(rèn)定相關(guān)技術(shù)特征為“常規(guī)選擇”，其實(shí)質(zhì)是評(píng)述區(qū)別特征可結(jié)合對(duì)比文件1得到本發(fā)明要保護(hù)的技術(shù)方案，這時(shí)應(yīng)重點(diǎn)論述對(duì)比文件1與其他對(duì)比文件公開的區(qū)別特征之間無結(jié)合啟示。

陳述要點(diǎn)如下：

權(quán)利要求1要求保護(hù)的技術(shù)方案與對(duì)比文件1公開的內(nèi)容相比，區(qū)別技術(shù)特征在于：增加了沙棘、甘草，去掉了枳椇子和山梨酸鉀。對(duì)以上區(qū)別技術(shù)特征進(jìn)行逐一分析：

首先，對(duì)比文件2公開了沙棘，對(duì)于CCl4中毒肝炎起到保護(hù)作用，而本申請(qǐng)沙棘可改善ALD酒精肝損傷，由于兩種肝疾病誘發(fā)病因不同，其預(yù)防和/或治療的機(jī)理也必然存在差別，因此，沙棘在對(duì)比文件2與其在本申請(qǐng)中所起的作用不同，不存在結(jié)合的啟示；

其次，雖然對(duì)比文件3公開的保肝藥物中含有甘草，但根據(jù)其說明書的記載，實(shí)驗(yàn)2公開了采用CCl4造模進(jìn)行動(dòng)物實(shí)驗(yàn)，證實(shí)了該藥物組合物對(duì)大鼠慢性肝損傷的保護(hù)作用，同樣，沙棘在對(duì)比文件3中的作用與其在本申請(qǐng)中所起的作用也不同，也不存在結(jié)合的啟示；

最后，對(duì)比文件1的記載，葛根與枳椇子的重量比位于1:5-1:6之間，在對(duì)比文件1中，枳椇子為主要成分，而本申請(qǐng)以鐵皮石斛為君藥，為了實(shí)現(xiàn)解酒產(chǎn)品的護(hù)肝功效，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動(dòng)機(jī)去掉D1的主要成分枳椇子。

小結(jié)

在答復(fù)審查意見時(shí)，遇到審查員指出的“常規(guī)選擇”或“常規(guī)技術(shù)手段”時(shí)，除了分析其區(qū)別技術(shù)技術(shù)特征是否“常規(guī)”以外，還可以從說明書記載的技術(shù)效果出發(fā)，考慮區(qū)別特征所解決的技術(shù)問題或帶來的技術(shù)效果是否相同，進(jìn)而要從對(duì)比文件1與其他對(duì)比文件或公知常識(shí)公開的區(qū)別技術(shù)特征之間無結(jié)合啟示來陳述。

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