“專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性”是大家在審查意見中最經(jīng)常收到的意見之一，審查員常常以“技術(shù)效果可預(yù)期”來判定發(fā)明不具備創(chuàng)造性。遇到這種問題該如何解決？接下來筆者將結(jié)合案例進行分析。該發(fā)明的權(quán)利要求1為：
一種閃釋輔料，其特征在于，由多元糖醇和淀粉組成；所述淀粉和多元糖醇的質(zhì)量比為1：0.8-1.5；所述多元糖醇是赤蘚糖醇、木糖醇和山梨糖醇中的至少一種；所述淀粉是馬鈴薯淀粉和/或玉米淀粉；所述閃釋輔料的制備方法為：按配方量稱取多元糖醇和淀粉，濕法混合，制粒，整粒，烘干，得到閃釋輔料；所述濕法制粒，加水量為5wt%-12.5wt%；所述烘干為：40-50 ℃烘干0.5-1.5 h。
審查意見中找到了以下幾篇對比文件：
1、對比文件1公開了玉米淀粉︰木糖醇︰甘露醇= 4︰1︰1，4︰2︰1，4︰3︰1，4︰3︰2，4︰4︰3。
2、對比文件2公開了一種崩解顆粒組合物，其淀粉：糖醇=1:0.01-0.75；淀粉包括包括來源于谷物的淀粉，糖醇括木糖醇、赤蘚糖醇、麥芽糖醇、山梨糖醇、甘露醇等。
所以審查員認(rèn)為：在此基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員不難根據(jù)實際加工更需要，合理地選取和調(diào)整閃釋輔料的制備方法及其步驟，得到閃釋輔料；對比文件2也是快速崩解的組合物，在其基礎(chǔ)上進行調(diào)整，技術(shù)效果可預(yù)期。
對比文件1和對比文件2確實公開了本發(fā)明的原料，那要如何證明本發(fā)明的技術(shù)效果是不可預(yù)期的呢？
首先，我們要對本發(fā)明的實施例和對比例進行比對和分析，發(fā)現(xiàn)：1、替換糖醇種類達(dá)不到本申請技術(shù)效果。2、替換淀粉種類達(dá)不到本申請技術(shù)效果。3、改變淀粉和糖醇的比例達(dá)不到本申請的技術(shù)效果。4、改變工藝參數(shù)達(dá)不到本申請的技術(shù)效果。其次，我們再來分析對比文件，對比文件1所使用的糖醇包含甘露醇，這是一種本發(fā)明沒有使用過的糖醇，既然替換糖醇種類達(dá)不到本申請技術(shù)效果，那替換為甘露醇的技術(shù)效果自然無法預(yù)期。
對比文件2看似公開了本發(fā)明的淀粉和糖醇種類，但是仔細(xì)閱讀對比文件2發(fā)現(xiàn)，其技術(shù)效果是：口腔內(nèi)溶解速率在12-39s之間。對于溶解速度來說，12-39s跨度相當(dāng)大，也就是說對比文件2自身的技術(shù)效果波動范圍就很大了，那么對比文件2的技術(shù)方案結(jié)合到本發(fā)明上自然效果就更不可預(yù)期了。
綜上，即使將對比文件1和對比文件2結(jié)合起來，對本發(fā)明也是沒有技術(shù)啟示的。接下來，我們還可以用“數(shù)據(jù)”說話，說服審查員。仔細(xì)對比發(fā)現(xiàn)，本發(fā)明的對比例4，選用馬鈴薯淀粉和赤蘚糖醇，重量比為1:0.4，進行輔料濕法制粒。對比例4的淀粉和糖醇可以看做是對比文件1和對比文件2結(jié)合得到的，其重量比恰好在對比文件2的范圍內(nèi)，濕法制粒的工藝便是審查員所說的常規(guī)技術(shù)手段。即，對比例4可以認(rèn)定為審查意見中所說的以對比文件1、對比文件2為基礎(chǔ)，合理地選取和調(diào)整閃釋輔料的制備方法及其步驟所得到的技術(shù)方案。
| 溶解時間（s） |
對比文件1 | 8.5 |
對比例4 | 13.65 |
實施例 | 1.63-1.74 |
《審查指南》中記載：發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比，其技術(shù)效果產(chǎn)生“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化，超出人們預(yù)期的想象。這種“質(zhì)”的或者“量”的變化，對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，事先無法預(yù)測或者推理出來。很明顯，與現(xiàn)有技術(shù)相比，按照審查員思路結(jié)合得到的技術(shù)方案是沒有辦法解決本申請技術(shù)問題的，而本申請卻可以提高溶解速度，發(fā)生了“質(zhì)變”，取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果。如果發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，則不必再懷疑其技術(shù)方案是否具有突出的實質(zhì)性特點，可以確定發(fā)明具備創(chuàng)造性。最終，拿下了“一種閃釋輔料及其制備方法和應(yīng)用”這一發(fā)明專利的授權(quán)。
1、對于對比文件，不能僅局限于審查意見中給出的片段，在對比文件的實施例和對比例中或許有意想不到的收獲和啟示。
2、預(yù)料不到的技術(shù)效果需要存在質(zhì)變或量變，要突出質(zhì)變或量變就需要現(xiàn)有技術(shù)、常規(guī)效果的“襯托”，所以筆者建議在撰寫階段，加強檢索，針對現(xiàn)有技術(shù)設(shè)置相應(yīng)的對比例，答復(fù)階段才能用“數(shù)據(jù)”說話。
