2021年10月9日，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十四五”知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用規(guī)劃》通知中提到，基本原則之一是堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先“堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展方向不動(dòng)搖，加快推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作由追求數(shù)量向提高質(zhì)量轉(zhuǎn)變，促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量創(chuàng)造、高效益運(yùn)用、高標(biāo)準(zhǔn)保護(hù)、高水平服務(wù)，更好服務(wù)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)”。

再結(jié)合近幾年的審查力度，可知對(duì)專利申請(qǐng)文本的質(zhì)量進(jìn)行了較為嚴(yán)格的把控。
雖然對(duì)申請(qǐng)專利的審查力度加大了，但，專利是授權(quán)還是駁回，仍須基于專利法等相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行審查。

而，為了促使專利拿到一個(gè)好的結(jié)果，把握駁回時(shí)機(jī)顯得尤為重要。

專利法38條規(guī)定：發(fā)明專利申請(qǐng)經(jīng)申請(qǐng)人陳述意見(jiàn)或者進(jìn)行修改后，國(guó)務(wù)院專利行政部門仍然認(rèn)為不符合本法規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)予以駁回。

審查指南中也有記載，聽(tīng)證原則：在作出駁回決定之前，應(yīng)當(dāng)將駁回所依據(jù)的事實(shí)、理由和證據(jù)通知申請(qǐng)人，至少給申請(qǐng)人一次陳述意見(jiàn)和／或修改申請(qǐng)文件的機(jī)會(huì)。而作出駁回決定時(shí)，駁回決定所依據(jù)的事實(shí)、理由和證據(jù)，應(yīng)當(dāng)是已經(jīng)通知過(guò)申請(qǐng)人的，不得包含新的事實(shí)、理由和／或證據(jù)。

【案例分析】

1、涉案專利申請(qǐng)?zhí)枺?/span>

CN202010603838.5

2、涉案專利原權(quán)利要求:

3、涉案專利的審查節(jié)點(diǎn):

4、專利保護(hù)范圍整個(gè)修改過(guò)程：

① 申請(qǐng)人針對(duì)第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)指出的權(quán)利要求1-10都不具備創(chuàng)造性，于2021.3.30號(hào)遞交意見(jiàn)陳述書(shū)，并修改了權(quán)利要求書(shū)，由原來(lái)的10條權(quán)利要求調(diào)整為18條，具體修改思路如下：

◆ 刪除原權(quán)利要求2中“優(yōu)選”之后的內(nèi)容，將其增加為新的從屬權(quán)利要求3。

◆ 刪除原權(quán)利要求5中三個(gè)“優(yōu)選”之后的內(nèi)容，將其增加為新的從屬權(quán)利要求6-8。

◆ 刪除原權(quán)利要求12中“優(yōu)選”之后的內(nèi)容，將其與鼓風(fēng)干燥溫度、真空干燥溫度特定數(shù)據(jù)一起增加為新的從屬權(quán)利要求10。

◆ 刪除原權(quán)利要求6中三個(gè)“優(yōu)選”之后的內(nèi)容，將其增加為新的從屬權(quán)利要求12-14,并適應(yīng)性調(diào)整權(quán)利要求序號(hào)及引用關(guān)系。

② 申請(qǐng)人針對(duì)第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)指出的權(quán)利要求1-18都不具備創(chuàng)造性，于2021.7.14號(hào)遞交意見(jiàn)陳述書(shū)，并修改了權(quán)利要求書(shū)，由18條權(quán)利要求調(diào)整為20條，具體修改思路如下：

在一通遞交的修改后的權(quán)要基礎(chǔ)上，刪除方法權(quán)利要求4中引用的權(quán)利要求，并將原權(quán)利要求5中的“所述有機(jī)物基體為尿素和葡萄糖；所述含磷無(wú)機(jī)酸為磷酸”與之合并，作為新的權(quán)利要求1；刪除產(chǎn)品權(quán)利要求1-3，將其內(nèi)容增加”如權(quán)利要求1-12任一項(xiàng)所述制備方法制得的“的引用關(guān)系，作為新的權(quán)利要求13-15。

5、專利駁回：

2021.9.16發(fā)出駁回決定，駁回理由是以除了權(quán)利要求1-12的技術(shù)方案外，本申請(qǐng)權(quán)利要求13-20不具備創(chuàng)造性，駁回決定所針對(duì)的權(quán)利要求如下：

6、請(qǐng)求復(fù)審：

針對(duì)該駁回決定，申請(qǐng)人不服，于2021.12.30日提出復(fù)審，并修改了權(quán)利要求，將權(quán)利要求2、9、10并入權(quán)1，具體如下：

7、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2022.1.6受理復(fù)審請(qǐng)求，前置審查結(jié)果是維持駁回決定。

關(guān)于該案的駁回時(shí)機(jī)分析：

① 第一審查意見(jiàn)通知書(shū)以及第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)針對(duì)的權(quán)利要求書(shū)中的權(quán)利要求1均為主題產(chǎn)品權(quán)利要求，不含有任何制備方法特征；

② 申請(qǐng)人于第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)后修改的權(quán)利要求書(shū)中，權(quán)利要求1為方法權(quán)利要求，其技術(shù)方案包括原權(quán)利要求4除引用部分外的全部技術(shù)特征，以及原權(quán)利要求5中技術(shù)特征“所述有機(jī)物基體為尿素和葡萄糖。

所述含磷無(wú)機(jī)酸為磷酸”，該技術(shù)方案在原始權(quán)利要求書(shū)及答復(fù)第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)提交的權(quán)利要求書(shū)中均未出現(xiàn)過(guò)，屬于新的事實(shí)，第一、第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)也均未曾進(jìn)行評(píng)述。

因此，駁回決定未將修改后的權(quán)利要求1至12不具備創(chuàng)造性作為駁回理由，而寫(xiě)在“其他說(shuō)明”部分，并無(wú)不妥。

③ 但，修改后的權(quán)利要求13為產(chǎn)品權(quán)利要求，其引用了方法權(quán)利要求1至12，自然包含權(quán)利要求1至12的方法特征，該技術(shù)方案同樣屬于新的事實(shí)，第一、第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)也均未曾進(jìn)行評(píng)述。

此外，駁回決定關(guān)于權(quán)利要求13不具備創(chuàng)造性的具體理由中，僅將權(quán)利要求13自身特征部分的技術(shù)特征作為區(qū)別技術(shù)特征進(jìn)行認(rèn)定，未對(duì)被引用權(quán)利要求1至12的方法特征進(jìn)行實(shí)質(zhì)性評(píng)述。

綜上，申請(qǐng)人針對(duì)第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)修改的權(quán)利要求書(shū)中全部技術(shù)方案均為新的技術(shù)方案，即新的事實(shí)，駁回決定沒(méi)有給申請(qǐng)人至少一次陳述意見(jiàn)和/或修改申請(qǐng)文件的機(jī)會(huì)。

8、最終復(fù)審決定：

合議組在經(jīng)過(guò)全面審查后作出復(fù)審審查決定，指出：該案的實(shí)審審查程序違反了聽(tīng)證原則，從而導(dǎo)致申請(qǐng)人喪失了針對(duì)駁回決定所依據(jù)的事實(shí)、理由和證據(jù)陳述意見(jiàn)和/或進(jìn)行修改申請(qǐng)文件的機(jī)會(huì)。駁回決定不符合專利法第38條規(guī)定。

9、案件最終走向：授權(quán)！

 思  考

① 在做出駁回決定之前，應(yīng)當(dāng)給申請(qǐng)人提供至少一次針對(duì)駁回所依據(jù)的事實(shí)、理由、證據(jù)陳述意見(jiàn)和/或修改申請(qǐng)文本的機(jī)會(huì)，即做出駁回決定時(shí)，駁回所依據(jù)的事實(shí)、理由和證據(jù)應(yīng)當(dāng)在之前的審查意見(jiàn)通知書(shū)中已經(jīng)告知過(guò)申請(qǐng)人。在駁回理由和證據(jù)沒(méi)有告知過(guò)申請(qǐng)人的情況下就做出駁回決定，不符合聽(tīng)證原則。

② 一般而言，駁回決定應(yīng)當(dāng)在第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)之后發(fā)出，這是為了滿足聽(tīng)證的要求，并不是對(duì)通知書(shū)次數(shù)的限制。要正確判斷同類缺陷是否進(jìn)行二次聽(tīng)證，不能僅以權(quán)利要求修改次數(shù)、通知書(shū)發(fā)出次數(shù)作為聽(tīng)證的依據(jù)。

③ 申請(qǐng)人在收到本申請(qǐng)的駁回決定之后，準(zhǔn)確把握駁回時(shí)機(jī)，千萬(wàn)不要慌，建議再次認(rèn)真分析駁回決定中記載的具體內(nèi)容和本申請(qǐng)文本記載的內(nèi)容。

必要的時(shí)候，請(qǐng)求復(fù)審或許可以讓駁回專利獲取一線生機(jī)！

駁回分析過(guò)程中的小技巧：準(zhǔn)確判斷事實(shí)是否發(fā)生改變，既要聚焦于技術(shù)方案本身，不能機(jī)械地認(rèn)為只要權(quán)利要求進(jìn)行任何改變即發(fā)生事實(shí)改變，又要關(guān)注技術(shù)方案之間的相互關(guān)聯(lián)，不能忽視權(quán)利要求之間的引用關(guān)系。

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