引言

本案發(fā)明專利含有11條權(quán)利要求，但無效宣告僅僅對其中的1條權(quán)利要求，即最后的權(quán)利要求11提起了無效宣告，這種情況比較少見。顯示了請求人采取集中攻擊侵權(quán)條款，而忽略其他不相關(guān)權(quán)利要求的聚焦策略。 

【案件信息】

案件編號：第4W11103號

決定日：2021年09月06日

發(fā)明創(chuàng)造名稱：用于抑制蛋白酶體的化合物

無效宣告請求人：江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司

專利權(quán)人：歐尼斯治療公司

專利號：201l10145272.7

【基本案情】

江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司（下稱請求人）于 2020年09月 08日向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出無效宣告請求，請求宣告本專利權(quán)利要求11無效。其理由是：

說明書未對權(quán)利要求11的技術(shù)方案作出清楚和完整的說明，不符合專利法第 26 條第3款的規(guī)定；相應的，權(quán)利要求11得不到說明書的支持，不符合專利法第26條第4款的規(guī)定，權(quán)利要求11不具備創(chuàng)造性，不符合專利法第22條第3款的規(guī)定。

專利權(quán)人針對上述無效宣告請求于 2020年11 月 02 日提交了意見陳述書和相關(guān)證據(jù)，未修改權(quán)利要求。

合議組于2021年09月06日做出決定，維持 201110145272.7號發(fā)明專利權(quán)有效。                          

權(quán)利要求11的內(nèi)容如下：

值得注意的是，本權(quán)利要求的形式為：

限定+組合物

（選擇性抑制 20S 蛋白酶體的胰凝乳蛋白酶樣活性+組合物）

即本權(quán)利要求為有限定的組合物專利，并非用途專利。這個點可能決定了本專利無效審查中的立足點的差異。如果本專利是用途專利，那么無效決定的考慮基點可能會有根本不同。 

【決定要點】

1、公開了化合物的一種用途，即滿足了化合物專利說明書公開充分的基本要求。

首先，專利局認為，本專利其中一個實施例記載了卡非佐米抑制 20S 蛋白酶體的胰凝乳蛋白酶樣活性的效果，因此本專利說明書已經(jīng)充分公開了卡非佐米抑制20S 蛋白酶體的胰凝乳蛋白酶樣活性的效果，即已經(jīng)公開了化合物的至少一種用途，滿足說明書公開充分的基本要求。

即，在化合物專利中，只要文本記載了一種用途，就達到了說明書充分公開的最低要求。

2、說明書的充分公開的確定，實驗數(shù)據(jù)并不是必須的。

雖然請求人認為權(quán)利要求11中的前序部分限定了“選擇性”這個特征。

但說明書中并沒有提供任何實驗數(shù)據(jù)證明具體的“選擇性”抑制效果。

但，專利局認為，結(jié)合說明書發(fā)明內(nèi)容部分，記載了本文化合物對于20S 蛋白酶體選擇性高于其他蛋白酶。因此并不是必須實驗數(shù)據(jù)來證明選擇性的高低。

3、現(xiàn)有技術(shù)給出沒有方向明確的規(guī)律指導，即可認為沒有給出相應的技術(shù)啟示

專利局認為，首先，證據(jù)1中化合物16和18的不同活性，間接說明乙酰基對于化合物整體的活性具有明顯影響，但影響的方向并沒有明確啟示。

其次，雖然證據(jù)1表明亞基更偏向于較長的底物或抑制劑，但乙?；呀?jīng)是較長結(jié)構(gòu)，證據(jù)1并未提供具有乙?；L結(jié)構(gòu)的其他化合物，因此無法預期進一步延長末端結(jié)構(gòu)對化合物帶來的影響。

筆者疑問：

為何專利局認為乙酰基是較長的結(jié)構(gòu)？為何必須提供更長結(jié)構(gòu)的化合物才可以認定為明確的預期？

也許，在無效階段專利局對于技術(shù)啟示采取了較為謹慎的態(tài)度。這與專利實質(zhì)審查階段對于技術(shù)啟示采取了較為激進的態(tài)度明顯不同。 

【啟示】

1、本發(fā)明的權(quán)利要求11的前序部分，使用了“選擇性”的不必要詞語，導致成為了專利無效攻擊的靶子，引起了不必要的麻煩，因此在撰寫權(quán)利要求書的前序部分一定要慎重。

2016年4月1日發(fā)布的最高院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》的第5條規(guī)定：在人民法院確定專利權(quán)的保護范圍時，獨立權(quán)利要求的前序部分、特征部分以及從屬權(quán)利要求的引用部分、限定部分記載的技術(shù)特征均有限定作用。 因此，在撰寫的序部分中，不必要的技術(shù)特征應謹慎引入。

2、現(xiàn)有技術(shù)的啟示，只有具有方向明確的規(guī)律性啟示，才可以認定為具有啟示。當即使有啟示但方向相反時，認定為沒有技術(shù)啟示。